"상표권침해 분쟁, 정확히 알아야 대처한다"

김선진 변호사

아주경제 권석림 기자= 최근 과테말라 고산지대 인디언의 설화로 전해지는 ‘걱정인형’의 상표가 다른 사업자가 사용해도 상표권 침해가 되지 않는다 판결이 나와 이목을 끌었다.

서울중앙지법 민사12부는 ‘걱정인형’ 제작판매자 김모씨가 “M사의 ‘걱정인형’ 상표 사용을 중단하라”며 (주)M사를 상대로 낸 상표권 침해금지소송(2012가합60164)에서 원고패소 판결했다.

김씨는 2009년 ‘돈워리(Don’t Worry) 걱정인형‘ 상표를 출원했고 2010년부터 인형을 판매하기 시작했는데, M사가 지난해부터 ’고객님의 걱정을 대신 해드리는 걱정인형‘이라는 마케팅을 하면서 이 인형이 널리 알려지자 소송을 냈다.

이에 재판부는 “김씨가 걱정인형 상표를 출원하기 전에도 걱정인형에 대한 전설이 책과 인터넷을 통해 국내에 소개됐고, 여러 나라에서 비슷한 인형이 판매되고 있다”면서 “걱정인형은 영문 명칭 'worry doll'을 문자 그대로 번역한 것으로 독창적인 관념이나 사상을 포함하지 못하기 때문에 김씨에게 이를 혼자 사용할 권리를 주는 것은 공익상 바람직하지 않다”고 설명했다.

◆ 점차 부각되고 있는 상표권 등록출원의 필요성

최근 기업의 이미지 제고 등을 위해 상호가 상품 표지로 사용되는 등 상호상표가 점차 늘고 있다.

상호권은 일정지역에서만 그 권리를 행사할 수 있는 반면, 상표권은 전국에 걸쳐 권리행사를 할 수 있어 그 필요성이 부각되고 있다.

상표권의 상표란 상품을 생산, 가공 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별하도록 하기 위해 사용하는 표장을 말한다.

즉, 기호·문자·도형 등 입체적 형상이나 이들을 결합 또는 이들에 색채를 결합한 것, 다른 것과 결합하지 않은 색채나 색채의 조합, 홀로그램, 동작 또는 그밖에 시각적으로 인식할 수 있는 것, 그리고 소리, 냄새 등 시각적으로 인식할 수 없는 것 중 기호·문자·도형 그 밖의 시각적인 방법으로 사실적으로 표현한 것이다.

상표등록을 받기 위해서는 특허청장에게 상표등록출원서를 비롯한 각종 첨부 서류를 제출해야 한다.

상표권은 설정 등록에 의해 발생하는데 존속기간은 설정등록이 있는 날부터 10년이고, 존속기간 갱신등록신청에 따라 10년씩 그 기간을 갱신할 수 있기 때문에 계속 사용을 하는 한 반영구적으로 효력을 갖는다.

◆ 상표권자의 권리침해 금지 및 예방 청구권

상표권은 그 자체만을 특정하여 영업과 함께하지 않고도 매매, 증여 등에 의해 자유롭게 양도될 수 있고 지정상품마다 분할 이전할 수도 있다. 아울러 타인이 자기의 등록상표나 유사한 상표를 사용하는 등 상표권을 침해하는 경우에는 상표권자는 그를 상대로 ’침해금지청구권‘과 ’손해배상청구권‘ 등을 행사할 수 있다.

반면 상표권자로부터 침해소송을 받는 자의 입장에서는 당황하지 말고 가장 먼저 문제가 되는 상표가 정말 등록까지 완료되어있는지 확인해야 한다. 한국특허정보원에 접속하여 상표명, 권리자 성명, 출원이나 등록번호로 확인하면 된다.

김선진 법무법인 국민의 변호사는 “상표권자는 지정상품에 대해 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하게 되므로, 전용사용권자는 상표권자와 마찬가지로 타인이 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 그 지정상품과 동일, 유사 상품에 사용하는 등의 권리침해에 대해 금지나 예방을 청구할 수 있다”고 설명했다.

◆ 상표권 침해 여부는 단순히 유사여부가 아닌 종합적인 고려 필요

상표가 로고와 식별력 없는 표장을 결합하여 등록받은 것은 아닌지 따져봐야 하며 사용 중인 상표와 동일하지 않다면 비유사한 상표가 아닌지 생각해봐야 한다.

권리침해를 주장하려면 양 상표의 유사여부만 보는 것이 아니라 상표를 사용한 정황, 고의성, 과실, 모방의도 등을 종합해서 고려해야 하기 때문에 전문가의 도움이 필요하다.

얼마 전에는 특허침해소송에서 '등록이 무효로 될 것임에 명백한 상표권에 기초한 특허권자의 청구를 권리남용으로 기각할 수 있다'는 대법원 전원합의체 판결이 나오기도 했다.

김 변호사는 “실제로 등록까지 완료되지 않았거나 상표출원도 하지 않고 경고하는 경우도 심심치 않다”면서 “출원 중이라 해도 권리가 확정된 것이 아니기 때문에 출원이 거절될 가능성이 어느 정도인지 전문가의 도움을 받아야 한다”고 조언했다.

그는 또 “이는 무분별한 상표권 행사를 억제하고 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평 및 소송경제를 도모한 데 그 의의가 있다”고 덧붙였다.

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